随着越来越多的中国企业积极进入全球市场,企业出海所遇到的海外知识产权问题持续增多,其对加强知识产权风险防控、做好专利商标布局保护的需求也在不断增强。
一方面,由于部分企业在出海时未提前做好知识产权风险排查,中国企业在海外遇到的知识产权纠纷数量呈现上升的总体趋势。根据中国知识产权研究会发布的《2024中国企业海外知识产权纠纷调查》,2023年中国企业在海外知识产权诉讼新立案共计1200余起。另一方面,许多中国企业在出海前并未提前进行专利、商标海外布局,或者虽有知识产权保护的意识,但缺乏做好海外布局和保护的专业能力和经验,导致企业的创新产品和自身品牌不能在海外市场得到有效保护,近年来就出现了数家国内知名企业因专利、商标未进行合理海外布局而出海受阻的情况。
为了更好地防范海外专利侵权风险,在目标国事先进行知识产权尽职调查(freedom-to-operate,FTO)是一个有效手段,尤其是针对竞争对手进行调查。一旦发现产品存在潜在侵权风险,则需要在产品进入目标国之前采取适当的应对措施,包括对产品进行改进设计以绕过相关专利,或者针对相关专利提起异议、无效等程序,或者做好侵权应对预案。如果遇到海外专利诉讼,企业可以积极应诉,并充分利用各种法律程序进行抗辩,争取胜诉或者和解等有利结果。海外专利诉讼的一个特点是和解结案的案件较多,这种情况在美国的专利诉讼中尤其突出。在应诉过程中,如果企业事先有专利布局尤其是在目标国的专利布局,并对对方的专利情况做过充分的尽职调查,往往对企业应诉以及和解谈判有较大帮助。
同时,在海外专利申请布局保护方面,中国企业的专利保护意识在不断增强,但与美国等发达国家的企业相比仍落后颇多,仍然需要在出海之前持续加强海外专利申请布局。根据世界知识产权组织发布的《世界知识产权指标2023》,2022年美国申请人在本国申请量为25.2316万件,而在全球排名前20位的知识产权局中,其他19个国家和地区海外申请量为23.0683万件,占比高达其本国申请量的91.4%。由此看出,合理的海外专利布局也应充分考虑技术、市场、法律等因素,围绕技术创新和市场竞争,根据不同国家专利申请、审查和保护实践,在申请主体、保护客体、申请地域、时间、数量、路径等多个方面采取合适的布局策略。
为了更好地防范和管控海外商标侵权风险,作为商品生产商在出海前应提前检索目标国家和地区商标布局情况,要摈弃“傍名牌”“搭便车”思维,尊重他人商标权,以免卷入侵权纠纷。在出海后,企业仍要加强海外商标的监测,及时发现抢注或者仿冒商标并采取适当的行动,包括采取异议、无效等方式维权,为企业品牌在海外的长期发展保驾护航。当遭遇海外商标纠纷时,企业应冷静分析,理性应对,争取最有利结果。盲目放弃维权的做法不仅导致短期内的经济损失,还会影响长期合作伙伴的印象和市场份额。
在商标诉讼中,跨境电商作为被告的案件占比很高。以美国为例,2023年新立案的商标诉讼案件中,超过600件涉及跨境电商案件。受诉讼程序、平台规则以及交易特性的影响,跨境电商企业在美涉诉后往往处于被动的地位。为此,建议跨境电商熟悉相关平台规则,并通过在采购和销售等环节加强合同约定来保护自身利益,降低涉诉后的损失。我们也注意到,已经有数家中国企业作为原告在涉及跨境电商的诉讼中胜诉,这为其他企业提供了借鉴。
在海外商标申请布局保护方面,中国企业在海外申请商标的数量日益增加,但由于缺乏事先合理布局规划或对海外程序应对经验不足,导致部分企业在商标出海过程中遇到重重困难,使得商品进入当地市场的进程受阻,品牌影响力受到负面影响。为了保护企业品牌,中国企业在出海过程中应尽早开展商标布局。
在海外商标申请前期,企业应结合海外实际使用情况、各商标要素显著性等因素,确定申请标识的要素形式,结合企业核心业务以及未来发展需求选定拟申请的类别,在对重点商品进行保护的同时为企业多元化经营与业务拓展预留适当的空间,综合在先权利情况、申请成本和进入当地市场的时间紧迫度,从而评估决定通过单一注册方式或马德里商标国际注册方式提出申请。
在商标申请中后期,如果收到当地商标局的驳回通知,应当及时向国内外律师寻求建议并办理驳回复审。另外,商标注册之后企业也并非“高枕无忧”,应当关注不同国家和地区对于提交使用声明与证据、提交续展申请时间的不同规定,及时维护已注册商标,避免由于管理不善而丧失商标权利。
值得注意的是,海外知识产权风险防控和布局保护涉及不同法域的法律体系和审查、诉讼等程序,迫切需要熟悉相关国家和地区实践的知识产权律师、代理人的协助。同时,中国律师和代理人对于企业自身技术、品牌等情况更为了解,沟通更为顺畅。众多实践证明,由中方和海外专业人员组成的团队往往能够帮助中国企业在海外知识产权布局保护和纠纷应对中以合理的成本获得理想的结果。
(作者系中国贸促会专利商标事务所所长、AIPPI中国分会会长)